Il 21 aprile 2021 il Tribunale dell’Unione Europea (Tribunale UE) ha pronunciato un’importante sentenza nel procedimento T-663/19, in cui si afferma che il deposito ripetuto di un marchio anteriore può, in circostanze specifiche, costituire malafede.
I fatti all’origine della causa
La società Hasbro è un produttore di giochi e giocattoli e ha depositato, negli anni, una serie di marchi dell’Unione europea nominativi MONOPOLY: nel 1996 per le classi 9, 25 e 28; nel 2008 per la classe 41; nel 2010 per la classe 16. Quindi, nell’aprile 2010, ha depositato un ulteriore marchio MONOPOLY, che copriva le classi 9, 16, 28 e 41.
Quest’ultima domanda riguardava in parte prodotti e servizi nuovi, ma anche prodotti già protetti dai marchi anteriori.
La società Kreativni Dogadaji ha intentato contro il marchio depositato nel 2010 un’azione di nullità dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), affermando che si trattava di un deposito ripetuto, dunque eseguito in malafede.
L’azione di nullità è stata respinta dall’EUIPO, ma in seguito la Commissione di ricorso dello stessso EUIPO ha concluso che l’intenzione di Hasbro “era effettivamente quella di trarre vantaggio dalle norme sul marchio UE creando artificialmente la situazione in cui non avrebbe dovuto provare l’uso effettivo dei suoi marchi anteriori per i prodotti e servizi menzionati”. Di conseguenza, il deposito dell’aprile 2010 era avvenuto in malafede nella misura in cui riguardava prodotti e servizi già coperti dai marchi anteriori. La Commissione di ricorso ha dunque annullato la registrazione del marchio dell’Unione europea della Hasbro per tali prodotti.
La decisione del Tribunale UE
La Hasbro si è rivolta al Tribunale UE, il quale nella sentenza ha concordato con la Commissione di ricorso EUIPO che il deposito dell’aprile 2010 è stato effettuato in malafede e ha respinto l’appello di Hasbro.
In particolare, secondo il Tribunale UE, la strategia di deposito di Hasbro non solo era incompatibile con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento sul marchio dell’Unione europea, ma poteva rappresentare anche un’ipotesi di abuso di diritto.
Commento
Riteniamo si tratti di una decisione importante che imporrà, a coloro che si accingeranno a depositare nuovamente un marchio identico ad un loro marchio anteriore per categorie di prodotti o servizi già (anche parzialmente) rivendicate nel marchio anteriore, di ragionare su possibili argomenti da addurre – diversi dall’escamotage di evitare le prove d’uso – per giustificare simili depositi.
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