Combattere la contraffazione del design

Il design registrato è un valido deterrente alla contraffazione del design da parte di concorrenti sleali?

Quali sono gli strumenti di Proprietà Intellettuale per una tutela efficace dei prodotti di design?

Quanto sono poi azionabili nel momento in cui un concorrente imita il design di un nostro prodotto?

La registrazione di un design rappresenta un valido deterrente, ma qualora il design di un prodotto venga usurpato da un concorrente bisogna essere pronti ad agire – anche in giudizio – senza esitazione.  E soprattutto con fiducia: innanzitutto perché i procedimenti giudiziali volti ad accertare la violazione dei diritti di design rientrano tra le materie di competenza esclusiva di sezioni specializzate istituite presso le Corti d’appello dei Tribunali italiani,  e inoltre perché i procedimenti d’urgenza durano in Italia, in media, solo cinque mesi.

Da notare altresì che da un’analisi di una delle principali banche dati giurisprudenziali specializzata emerge poi che in Italia i titolari di un design registrato risultano, nel 73% dei casi, vittoriosi in procedimenti di violazione del diritto di design.

I procedimenti di merito sono un invece po’ più lunghi rispetto agli omologhi europei, ma in Italia i tribunali nazionali sono arrivati a liquidare, a titolo di risarcimento dei danni, in alcuni casi oltre un milione di euro (a differenza di altri Stati europei in cui tendenzialmente le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni sono inferiori).

• Quali sono gli strumenti di Proprietà Intellettuale per combattere la contraffazione del design? Quanto sono poi azionabili nel momento in cui un concorrente imita il design di un nostro prodotto?

La registrazione di un design rappresenta un valido deterrente, ma qualora il design di un prodotto venga indebitamente usurpato da un concorrente bisogna essere pronti ad agire – anche in giudizio – senza esitazione.  I procedimenti giudiziali volti ad accertare la violazione dei diritti di design rientrano tra le materie di competenza esclusiva di sezioni specializzate istituite presso le Corti d’appello dei Tribunali italiani e soprattutto i procedimenti d’urgenza durano in Italia, in media, solo cinque mesi.

Da un’analisi di una delle principali banche dati giurisprudenziali specializzata emerge poi che, nel nostro paese,  i titolari di un design registrato risultano, nel 73% dei casi, vittoriosi in procedimenti di violazione del diritto di design da loro azionato. I procedimenti di merito sono un invece po’ più lunghi rispetto agli omologhi europei, ma in Italia i tribunali nazionali sono arrivati a liquidare, a titolo di risarcimento dei danni, in alcuni casi somme superiori al milione di Euro (a differenza di altri Stati europei in cui tendenzialmente le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni sono inferiori).

• L’impresa che ha provveduto a registrare un nuovo design, dispone di un valido titolo da azionare in tribunale nel caso in cui un concorrente metta in commercio, senza autorizzazione, un design prodotto con un design identico o simile?

Assolutamente sì. Diciamo che registrare il design di un prodotto e poi non azionarlo in giudizio in caso di violazione da parte di un concorrente è come avere arco e frecce ma non avere idea di come si usino. La semplice registrazione può rappresentare sì un valido deterrente, ma qualora il design di un prodotto venga indebitamente usurpato da un concorrente bisogna essere pronti ad agire – anche in giudizio – senza esitazione.

• Quali sono i passi da seguire se ci si accorge che un concorrente sta violando il design di un nostro prodotto?

Il primo passo consiste nel coinvolgere subito i propri consulenti legali. Quest’ultimi svolgeranno tutte le preliminari verifiche per comprendere se si è di fronte, o meno, ad una violazione dei diritti di design del cliente.

Ad esempio, si cercherà di risalire alla data in cui il prodotto in contestazione è apparso sul mercato (per accertarsi che la data sia effettivamente successiva rispetto alla registrazione del design); si verificheranno inoltre le caratteristiche del design protetto e di quello copiato per avere chiara l’entità della violazione.

Qualora all’esito di questa prima analisi si dovesse propendere per la violazione dei diritti di design, si deciderà con il cliente la strategia processuale più adatta al caso.

Di solito, si indirizza al soggetto autore della violazione, salvo casi particolarmente gravi, una lettera di diffida con la quale si domanda la cessazione immediata di tutte le condotte illecite oltre alla rifusione di eventuali spese sostenute per arginare la condotta illecita. Qualora tali condotte dovessero persistere, si valuteranno gli ulteriori passaggi necessari per arginare la condotta illecita: ad esempio, si potrà valutare di agire in via d’urgenza di fronte all’autorità giudiziaria domandando l’inibitoria dell’uso del design registrato nonché il sequestro dei prodotti che violano il diritto di design insieme alla pubblicazione del provvedimento su alcune riviste specializzate di settore; ovvero si deciderà di avviare un procedimento giudiziario di merito volto anche a quantificare i (e auspicabilmente ottenere la liquidazione dei) danni subiti dal cliente.

• Quindi il design deve essere necessariamente registrato?

 In realtà anche il design non registrato gode di una tutela all’interno dello spazio europeo per un periodo di tempo limitato pari a 3 anni dalla prima divulgazione. Tuttavia, a livello probatorio, sarà necessario provare la data effettiva della prima divulgazione (che non è sempre di facile dimostrazione), nonché la sussistenza di tutti i requisiti di validità del design non registrato.

Ma soprattutto va tenuto presente, la tutela di un design non registrato è più limitata in quanto il titolare avrà il diritto esclusivo di impedire solo la mera copiatura e solo se tale violazione sia avvenuta intenzionalmente e consapevolmente, in mala fede. Al contrario, il titolare di un modello registrato avrà il diritto esclusivo di impedirne ogni imitazione, anche non intenzionale.

Diciamo che la tutela conferita dal design non registrato è molto utile per i design stagionali e per prodotti a breve ciclo di vita, oppure per testare un nuovo prodotto sul mercato. 

• Però si sa, i processi sono lunghi….

In realtà, i procedimenti giudiziali volti ad accertare la violazione dei diritti di design rientrano tra le materie di competenza esclusiva di sezioni specializzate istituite presso le Corti d’appello dei Tribunali italiani.

Tali sezioni, grazie alla specializzazione acquisita, riescono a risolvere le relative controversie in tempi piuttosto brevi.

Al riguardo, abbiamo interrogato una delle principali banche dati giurisprudenziali specializzata nel diritto di proprietà intellettuale per sapere quanto durano, in media, i procedimenti d’urgenza e i procedimenti di merito aventi ad oggetto la violazione del design anche rispetto alla durata di analoghi procedimenti in altre nazioni Europee. L’interrogazione ha riguardato anche il riconoscimento delle somme attribuite a titolo di risarcimento dei danni.

Ebbene da tali dati è emerso che, in Italia, i procedimenti d’urgenza, che agli effetti pratici spesso sono decisivi per l’esito del litigio, durano, in media, 5 mesi (in linea con analoghi procedimenti svolti in Francia, Germania e Regno Unito dove durano, in media, 4 mesi).

I procedimenti di merito sono un po’ più lunghi rispetto agli omologhi europei (37 mesi media di durata in Italia rispetto ai 21 mesi in Francia, 14 mesi in Germania e 15 mesi del Regno Unito). Quanto ai risarcimenti, essi in Italia sono in certi casi anche superiori al milione di Euro a differenza degli altri Stati europei in cui tendenzialmente le somme liquidate sono inferiori.

• Quindi cosa è consigliabile fare?

Di tutelare il design sia nella fase di creazione mediante la registrazione, sia nel momento successivo, quando il prodotto è sul mercato e si scopre che un terzo utilizza forme simili. Tutelare il design attraverso la registrazione prima e, se necessario, azionarlo in giudizio poi, potrà garantire una tutela effettiva. Inoltre, è bene ricordare che, in Italia, il titolare di un design registrato risulta, nel 73% dei casi, vittorioso in procedimenti di violazione del diritto di design da lui promossi. Media altissima soprattutto se comparata con le medie europee in cui il titolare del diritto di design risulta vincente, in media, nel 60% dei casi.

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Intervista a Mario Pozzi per Fuorisalone.it